คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2314/2564

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 45/2559 ถึง 50/2559 ที่ให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค275169, ค296443, ค296442, ค295152, ค296441 และ ค295151 กับให้จำเลยรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อไป

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 45/2559 ถึง 50/2559 ที่ให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค275169, ค296443, ค296442, ค295152, ค296441 และ ค295151 และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิพากษาแก้เป็นว่า ไม่เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 45/2559 กับที่ 46/2559 ที่ให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค275169 กับ ค296443 ตามลำดับ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนเครื่องหมายการค้าอีกสี่เครื่องหมายที่เหลือตามคำสั่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 47/2559 ถึง 50/2559 ที่ต้องเพิกถอนตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่โต้แย้งกันในชั้นฎีการับฟังได้เป็นยุติว่า วันที่ 1 กรกฎาคม 2546 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าออกประกาศที่ 1/2546 เรื่อง กำหนดสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 17 (เดิม) กำหนดให้สิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าจำพวก 5 รายการสินค้า ยารักษาโรคมนุษย์ ได้แก่ งู พญานาค หนุมาน ฤาษี เด็ก นางพยาบาล ลูกโลก และการวางแบบตัวอักษรหรือตัวเลขหรือตัดกันเป็นรูปกากบาท ตามสำเนาระกาศนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 1/2546 เมื่อปี 2550 ถึงปี 2551 โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำนวน 6 เครื่องหมาย นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาหลักฐานที่โจทก์นำส่งแล้วเห็นว่าเป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสาม (เดิม) จึงรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งหกดังนี้ (1) เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค275169 สำหรับสินค้าจำพวก 5 รายการสินค้า ยาแก้ไอ ยาผงแก้ผดผื่นคัน แป้งที่มีส่วนผสมของยา ยาอม รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2550 (2) เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค296443 สำหรับสินค้าจำพวก 5 รายการสินค้า ยาแก้ไอ ยารักษาผดผื่นคัน ยารักษาโรคผิวหนัง แป้งยา ยาอม สมุนไพรใช้ในทางการแพทย์ อาหารเสริมใช้ในทางการแพทย์ ยาหม่อง ชาสมุนไพรใช้ในทางการแพทย์ ยาหอม รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 (3) เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค296442 สำหรับสินค้าจำพวก 5 รายการสินค้า แป้งที่มีส่วนผสมของยา ยาผงแก้ผดผื่นคัน รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 (4) เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค295152 รายการสินค้า แป้งที่มีส่วนผสมของยา ยาผงแก้ผดผื่นคัน รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 (5) เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค296441 สำหรับสินค้าจำพวก 5 รายการสินค้า ยาแก้ไอ รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 และ (6) เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค295151 สำหรับสินค้าจำพวก 5 รายการสินค้า ยาแก้ไอ รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 หลังจากนั้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัทเอแพค ฟาร์ม่า จำกัด ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าทั้งหกของโจทก์ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 61 และ 62 โจทก์ยื่นหนังสือชี้แจงต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าแล้ว ต่อมาวันที่ 4 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีมติให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งหกของโจทก์โดยให้เหตุผลในทำนองเดียวกันว่า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 17 วรรคสอง ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอำนาจประกาศกำหนดสิ่งที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวก โดยประกาศนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 1/2546 เรื่องกำหนดสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย เป็นกรณีที่นายทะเบียนกำหนดให้ "ฤาษี" เป็นสิ่งสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าจำพวก 5 รายการสินค้า ยารักษาโรคมนุษย์ คำว่า "YOKI" เป็นคำเลียนเสียงภาษาไทยว่า "โยคี" หรือภาษาอังกฤษว่า "YOGI" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 คำว่า "โยคี" หมายถึง นักบวชผู้ปฏิบัติตามลัทธิโยคะ ฤาษีพวกหนึ่ง เมื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นรูปฤาษีหรือโยคี นำมาใช้กับสินค้าจำพวก 5 รายการการสินค้า ได้แก่ ยาแก้ไอ จึงเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายตามประกาศดังกล่าว การที่ฤาษีเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายดังกล่าวแล้ว อันไม่ควรให้ผู้ขอจดทะเบียนรายหนึ่งรายใดถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวโดยการรับจดทะเบียนเช่นเดียวกันกับกรณีเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้รับจดทะเบียนได้โดยการนำสืบลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ตามมาตรา 7 วรรคสาม ซึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะเพื่อไม่ให้ผู้ขอจดทะเบียนรายหนึ่งรายใดถือเป็นสิทธิของตนสำหรับสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายแต่ผู้เดียวโดยให้นายทะเบียนมีคำสั่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 17 (1) หรือ 17 (2) เท่านั้น และเมื่อไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ที่กำหนดให้สิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายจะนำสืบให้เห็นได้ว่ามีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดไว้ จึงถือได้ว่าการรับจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวขัดต่อกฎหมาย เป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา 62 ตามคำสั่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 45/2559 ถึง 50/2559 อย่างไรก็ตาม คดีนี้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิพากษาให้คงเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่ให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 47/2559 ถึง 50/2559 อันมีผลให้เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค296442, เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค295152, เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค296441 และเครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค295151 ของโจทก์ไม่ถูกเพิกถอนไปตามคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 47/2559 ถึง 50/2559 โจทก์และจำเลยต่างไม่ฎีกาโต้แย้งในประเด็นเกี่ยวกับคำสั่งทั้งสี่คำสั่งหลังดังกล่าวของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ประเด็นเกี่ยวกับคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าทั้งสี่คำสั่งหลังดังกล่าวจึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 45/2559 และที่ 46/2559 นั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า แม้โจทก์จะนำสืบว่าไม่มีเจตนาเรียกภาพในเครื่องหมายการค้าทั้งสองตามฎีกาว่า ฤาษี แต่ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน นั้น คำว่า โยคี กับ ฤาษี มีความหมายในทำนองเดียวกัน หากสาธารณชนทั่วไปพบเห็นเฉพาะภาพในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ย่อมอาจเรียกขานได้ว่า ภาพฤาษี ซึ่งเมื่อพิจารณาเครื่องหมายการค้า ตามทะเบียนเลขที่ ค275169 แล้ว ประกอบไปด้วยภาพโยคีหรือฤาษีอยู่ในวงกลม โดยไม่มีชื่อ คำ หรือข้อความใดประกอบอีก ภาพดังกล่าวจึงถือเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมาย ส่วนเครื่องหมายการค้า ตามทะเบียนเลขที่ ค296443 แม้มีคำว่า "โยคี" และ "YOKI" ประกอบอยู่ใต้ภาพ แต่คำดังกล่าวก็มีขนาดเล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของภาพ ในเครื่องหมาย จึงมีเฉพาะภาคส่วนภาพเท่านั้นที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายเช่นเดียวกับเครื่องหมายแรก ซึ่งภาพโยคีหรือฤาษีในวงกลมดังกล่าวแม้โจทก์จะนำสืบในทำนองว่ากรรมการโจทก์เป็นผู้สร้างสรรค์ตามแนวความนึกคิดขึ้น แต่เมื่อพิจารณาภาพดังกล่าวแล้วก็ไม่พบว่ามีรายละเอียดหรือลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากภาพโยคีหรือฤาษีตามที่เข้าใจกันโดยทั่วไป เมื่อตามประกาศนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 1/2546 กำหนดให้ "ฤาษี" เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าจำพวก 5 รายการสินค้า ยารักษาโรคมนุษย์ การใช้เครื่องหมายการค้าที่มีสาระสำคัญของเครื่องหมายเพียงแค่ภาพโยคีหรือฤาษีดังเช่นเครื่องหมายการค้าทั้งสองตามฎีกาของโจทก์ย่อมไม่อาจทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น เครื่องหมายการค้าทั้งสองดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง ส่วนที่โจทก์อ้างในฎีกาว่า โจทก์นำสืบพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะด้วยเหตุที่ใช้เครื่องหมายทั้งสองตามฎีกาจนแพร่หลายตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสาม (เดิม) แล้ว จึงไม่จำต้องพิจารณาประกาศนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 1/2546 อีกต่อไปนั้น เห็นว่า โจทก์ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสองตามฎีกาและได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2550 และวันที่ 26 มิถุนายน 2551 ตามลำดับ ซึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสาม (เดิม) อันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับขณะยื่นคำขอจดทะเบียน การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้นั้นอาจทำได้เฉพาะกรณี ชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะตามมาตรา 7 (1) หรือ (2) (เดิม) เท่านั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าทั้งสองตามฎีกาของโจทก์ล้วนมีสาระสำคัญเป็นภาพดังที่ได้วินิจฉัยมาข้างต้นจึงไม่อาจมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสาม (เดิม) ได้ การที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสองตามฎีกาของโจทก์ย่อมขัดต่อบทกฎหมายข้างต้น ที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสองดังกล่าวจึงชอบแล้ว แม้ปัจจุบันพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสาม ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 จะอนุญาตให้พิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้สำหรับเครื่องหมายการค้าในลักษณะภาพที่ประดิษฐ์ขึ้นได้แล้ว แต่การจะพิสูจน์เครื่องหมายการค้าในลักษณะดังกล่าวได้ต้องเป็นกรณีที่ยื่นคำขอจดทะเบียนหลังจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้แล้วเท่านั้น เนื่องจากตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 มาตรา 35 (1) กำหนดให้บรรดาคำขอที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับในกรณีที่นายทะเบียนได้มีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดไว้แล้ว ให้การดำเนินการเกี่ยวกับคำขอดังกล่าวอยู่ในบังคับของบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เดิมต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุด ดังนั้น ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 45/2559 และที่ 46/2559 นั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาให้เป็นพับ

หมายเลขคดีดำศาลฎีกา ทก.(ป)33/2563

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

ชื่อคู่ความ โจทก์ - บริษัท ย. จำเลย - กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ชื่อองค์คณะ ชัยพัฒน์ ชินวงศ์ ทวีศักดิ์ ทองภักดี สุพิศ ปราณีตพลกรัง

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ที่ตัดสิน ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายวรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย

• นายวราคมน์ เลี้ยงพันธุ์